2.3.1 Article 123(3) CBE et article 69 CBE
Dans l'affaire T 177/08, concernant l'art. 123(3) CBE, la chambre s'est référée à l'art. 69(1), deuxième phrase, CBE qui dispose que la description et les dessins servent à interpréter les revendications. La chambre a indiqué qu'il y avait ainsi lieu de décider si le principe selon lequel les revendications doivent être interprétées au regard du contenu de la description était limité aux cas dans lesquels les revendications appelaient une interprétation, par exemple en présence de caractéristiques fonctionnelles ou ambiguës, ou s'il s'appliquait également à l'affaire en cause où le sens connu et généralement admis d'un terme était détourné et remplacé par une nouvelle définition donnée dans la description. Selon la chambre, la deuxième phrase, de l'art. 69 CBE ne s'appliquait pas aux cas dans lesquels une définition non ambiguë et généralement admise d'un terme figurant dans les revendications était remplacée par une définition différente figurant dans la description (approche appliquée dans la décision T 2461/17). Si l'intention était d'attribuer une nouvelle définition à un terme qui n'appelait aucune interprétation, cette définition devait figurer dans les revendications. Il ne peut être attendu des tiers de vérifier pour chaque terme figurant dans les revendications si une définition potentiellement différente ne se cache pas quelque part dans la description.
Dans l'affaire T 1172/08, la chambre a déclaré que la revendication 1 selon le brevet tel que délivré et la revendication 1 selon la requête principale, lues de manière isolée, protégeaient chacune un objet différent. Le titulaire du brevet a reconnu qu'un tel déplacement de l'étendue de la protection ne serait pas normalement admissible. Il a toutefois fait valoir que l'affaire en cause présentait comme grande particularité que les revendications du brevet tel que délivré n'englobaient pas l'objet de l'unique exemple figurant dans le fascicule de brevet. Pour la chambre, il n'y avait aucun doute que les cellules dendritiques et les cellules monocytes sont des cellules de types différents aux caractéristiques différentes, ce que les parties n'ont pas contesté. S'il suivait l'interprétation conférée à la revendication 1 par le titulaire du brevet, il serait obligé de faire complètement abstraction du libellé de la revendication 1 selon le brevet tel que délivré, qui, en soi, n'était pas dépourvue de sens du point de vue technique. Ce libellé ne constituerait alors qu'une coquille vide. Il y avait là une incompatibilité manifeste avec l'esprit de l'art. 69 CBE et de son protocole interprétatif. En outre, si l'interprétation du titulaire du brevet était jugée acceptable, l'intérêt des tiers au regard de la sécurité juridique serait entièrement négligé. Cette approche a également été appliquée dans l'affaire T 111/22.
Dans la décision T 2284/09 le requérant (titulaire du brevet) s'était appuyé sur la décision T 108/91 (JO 1994, 228), selon laquelle il était permis, en cas d'incohérence entre la revendication et l'ensemble de la divulgation, de se référer à la description et, conformément à l'art. 69(1) CBE, de se servir des éléments divulgués dans celle-ci pour modifier la revendication. La décision T 108/91 n'était toutefois pas applicable dans la présente affaire puisqu'il n'y avait pas d'incohérence entre la revendication du brevet délivré et la description. De plus, conformément à la décision G 1/93 (JO 1994, 541), un élément restrictif non divulgué qui a été introduit pendant la procédure d'examen (comme dans la présente espèce) ne peut être supprimé si cela a pour effet d'étendre la protection. Le rôle de l'art. 69(1) CBE a également été examiné dans l'affaire G 1/93, la Grande Chambre de recours ayant conclu que la description devait être utilisée pour apprécier en particulier la suffisance de l'exposé et pour déterminer l'étendue de la protection conférée par les revendications. Rien dans la décision G 1/93 ne venait toutefois étayer le point de vue du requérant selon lequel la description pouvait être utilisée comme un réservoir dans lequel les modifications des revendications pouvaient être puisées, quand bien même de telles modifications contreviendraient à l'art. 123(3) CBE. Voir aussi la décision T 195/09, dans laquelle la chambre a déclaré que la décision G 1/93 s'écarte de la décision T 108/91 à cet égard.
Dans la décision T 1736/09, la chambre a souligné qu'aux fins de l'examen au titre de l'art. 123(3) CBE, la question de savoir si le brevet délivré est conforme aux dispositions de l'art. 123(2) CBE ou de l'art. 76(1) CBE est sans pertinence. Voir aussi T 2186/12.
Dans l'affaire T 1896/11, le requérant a avancé qu'en application de l'art. 69 CBE, la description devait servir à interpréter les revendications. Selon lui, puisque la protection conférée par la revendication 5 du brevet tel que délivré s'étendait nécessairement à ce qui était énoncé dans la description, la revendication 5 pouvait être corrigée de manière à refléter la description, sans enfreindre l'art. 123(3) CBE. La chambre a toutefois estimé que dans l'affaire en cause, la description ne pouvait pas être utilisée pour donner un sens différent à une étape revendiquée du procédé qui transmettait, en tant que telle, un enseignement technique clair et crédible au lecteur averti. Autrement, les tiers ne pourraient pas se fier à l'énoncé effectif de la revendication. Pour déterminer si l'étape revendiquée du procédé transmet, en tant que telle, un enseignement technique clair et crédible au lecteur averti, il faut examiner "a) si l'étape telle que revendiquée est, en soi, significative et plausible du point de vue technique et b) s'il y a de prime abord une incompatibilité intrinsèque avec les autres caractéristiques de la revendication" (cf. décision T 1202/07). Dans l'affaire en cause, la caractéristique pertinente était significative et plausible du point de vue technique. Cette approche a été confirmée p. ex. dans la décision T 626/16.
Cependant, dans l'affaire T 131/15, la chambre a souligné que, pour déterminer s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE 1973, il ne suffit pas de considérer uniquement les revendications de manière isolée. L'approche à suivre a été exposée dans la décision G 2/88 (JO 1990, 93), dans laquelle il est fait référence à cette fin à l'art. 69(1) CBE 1973 et à son protocole interprétatif. À la lumière de ces principes, la chambre est parvenue à la conclusion suivante : lorsqu'une expression figurant dans une revendication d'un brevet délivré, prise littéralement et isolément, aurait pour effet d'exclure tous les modes de réalisation divulgués de l'étendue de la protection, mais qu'il est possible de tirer du brevet lui-même une définition de cette expression en vertu de laquelle les modes de réalisation divulgués (ou au moins une partie d'entre eux) entreraient dans l'étendue de la protection conférée par la revendication, à condition que cette définition ne soit pas manifestement déraisonnable au regard du sens normal des mots utilisés dans l'expression en question, il convient normalement, au moment de juger s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE, de considérer l'étendue de la protection comme comprenant au moins ce qui serait couvert par les termes de la revendication telle qu'on l'entendrait selon cette définition.
- T 0439/22
In T 439/22 of 11 December 2025 the board applied the conclusions of the Enlarged Board in G 1/24 to interpret the term "gathered sheet" in claim 1 of the referring case.
The board held that in interpreting the language used in a claim, "consulting", "referring to", "using" and "taking into account" the description and figures are synonyms for the act of deriving the necessary information from the patent as a whole to understand which meaning a person skilled in the art would attribute to the terms used in the claim.
Furthermore, the board stated that claim interpretation was the result of both reading the claims and consulting the description and drawings as a unitary process. It explained that this holistic approach followed from the Order of the Enlarged Board, according to which, if, on the one hand the claims are the starting point and the basis for assessing the patentability of an invention under Art. 52 to 57 EPC, the interpretation of the claims requires, on the other hand, that "the description and drawings shall always be consulted when assessing the patentability of an invention under Art. 52 to 57 EPC". Moreover, this was confirmed in point 17 of G 1/24, which provides that "the finding that the language of a claim is clear and unambiguous is an act of interpretation, not a preliminary stage to such an interpretative act".
The board was of the view that a skilled person aiming to correctly determine the subject-matter for which protection was sought and reading the patent specification with a mind willing to understand would attribute considerable weight to any definition of a term used in the claims. Having cross-checked that the claim in itself and in the context of the other claims made technical sense and was in line with the information presented in other passages of the description, the person skilled in the art would have no reason to disregard such definitions and to give the defined terms a different meaning in the claim. In the case in hand the definition of "gathered" given in paragraph [0035] did not contradict but rather encompassed the commonly accepted meaning of the term "gathered sheet", namely a sheet that is folded and convoluted to occupy a three-dimensional space. The definition was simply not restricted to folded sheets but included other forms of transverse constrictions of the extension of a sheet. The board concluded that the wound tobacco sheet of D1 equated to the "gathered sheet" feature of claim 1 when this term was correctly interpreted according to paragraph [0035] of the description. Hence, the subject-matter of claim 1 of the main request lacked novelty over the content of document D1.
The sole amendment in the auxiliary request was the deletion of paragraph [0035] from the description of the contested patent, which read as follows: "As used herein, the term 'gathered' denotes that the sheet of tobacco material is convoluted, folded, or otherwise compressed or constricted substantially transversely to the cylindrical axis of the rod". The appellant submitted that said deletion altered the interpretation of the term "gathered sheet" in claim 1 and, consequently, the scope of the protection conferred. In the absence of the broader definition provided in paragraph [0035], the term "gathered sheet" no longer encompassed other limiting features, namely that the gathered tobacco sheet was "compressed or constricted substantially transversely to the cylindrical axis of the rod".
The board noted that, in line with the Enlarged Board's holistic approach to claim interpretation in G 1/24, a person skilled in the art reading the claim in the context of the description and figures would try to take a definition found in the description at face value. As long as the definition was technically reasonable and complied with the overall teaching expressed in the claims, description and figures, the skilled person would read the terms in the claim in the sense of the definition, taking into account both the broadening and limiting aspects found in that definition. It was therefore not permissible to consider only the broadening aspects contained in a definition and disregard any limiting aspects. As set out by the Enlarged Board in G 1/24, point 20 of the Reasons, Art. 84 EPC may require that limiting or broadening aspects are expressed in the claim to avoid any unclarity, but a granted claim had to be read in light of all aspects of a definition found in the description. Therefore, the board concluded that the auxiliary request did not comply with the requirement of Art. 123(3) EPC.