3. EPA war (S)ISA – Regel 161 (1)

Die Mitteilung nach Regel 161 (1) ergeht immer, d. h. unabhängig davon, ob das EPA im WO‑ISA, SISR oder IPER in der internationalen Phase eine positive oder negative Stellungnahme abgegeben hat (A‑XIV, 2.1). Die Entscheidung, ob eine Stellungnahme positiv oder negativ ist, erfolgt nach denselben Grundsätzen wie bei einer Stellungnahme zur europäischen Recherche (B‑XI, 3.9). War das EPA als (S)ISA und, wenn ein entsprechender Antrag gestellt wurde, als IPEA tätig, so wird der ISR einschließlich des WO‑ISA oder der SISR einschließlich der Erläuterungen nach Regel 45bis.7 e) PCT bzw. – wenn das EPA auch als IPEA tätig war – der IPER dem Anmelder in der internationalen Phase übermittelt worden sein. Hat das EPA einen negativen WO‑ISA oder, sofern es auch als IPEA tätig war, einen negativen IPER erlassen oder hat das EPA, sofern es als SISA tätig war, Einwände in den Erläuterungen zum SISR erhoben, so ist eine Erwiderung auf die erhobenen Einwände verpflichtend. Dies geht aus der Mitteilung nach Regel 161 (1) und 162, die je nach Fall unterschiedlich lautet, eindeutig hervor (Formblätter 1226AA und 1226BB).

Stellt das EPA im WO‑ISA, in den Erläuterungen nach Regel 45bis.7 e) PCT im SISR oder im vom EPA erstellten IPER Mängel fest, so muss der Anmelder auf die negative Stellungnahme in Form von (verpflichtenden) Bemerkungen und/oder Änderungen reagieren (A‑XIV, 2.1.2). Wenn die verpflichtende Erwiderung auf einen negativen WO‑ISA, SISR oder IPER nicht eingereicht wird, so gilt die Anmeldung gemäß Regel 161 (1) letzter Satz als zurückgenommen. Ein Rechtsverlust aufgrund des Verstoßes gegen Regel 161 (1) kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Art. 121 überwunden werden (E‑VIII, 2). Wird der Rechtsverlust erfolgreich überwunden, so sind die letzten Bemerkungen und Änderungen, die nach Ablauf der Frist nach Regel 161 (1) in der Akte sind, für die Erstellung des ersten Bescheids oder der Aufforderung nach Regel 164 (2) zu berücksichtigen (A‑XIV, 6.2; C‑III, 3.1).

Neben der verpflichtenden Antwort, d. h. der Antwort auf die angeführten Mängel, kann der Anmelder auch innerhalb der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 und 162 (weitere) freiwillige Bemerkungen und Änderungen in Bezug auf die negative oder positive Stellungnahme des EPA einreichen (A‑XIV, 2.1.1). Ist der WO‑ISA, der SISR oder gegebenenfalls der vom EPA erstellte IPER positiv, so sind alle eingereichten Bemerkungen und Änderungen freiwillig (A‑XIV, 3.1).

Eine Aufforderung nach Regel 164 (2) ergeht nur, wenn eine im Sinne des Art. 82 beanspruchte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen identifiziert wird, zu der das EPA in seiner Eigenschaft als (S)ISA keine Recherche durchgeführt hat. Wenn also die Ansprüche beim Eintritt in die europäische Phase zu derselben Erfindung nach Art. 82 gehören, so ergeht keine Aufforderung nach Regel 164 (2), wenn das EPA als (S)ISA eine Erklärung nach Art. 17 (2) a) PCT oder Regel 45bis.5 g) PCT erlassen hat. Wenn der Anmelder jedoch innerhalb der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 und 162 überzeugende Argumente oder Änderungen vorlegt, mit denen die Gründe für die Begrenzung der Recherche oder für die No-Search-Erklärung in der internationalen Phase ausgeräumt werden, so führt der Prüfer in der Prüfungsphase ohne zusätzliche Kosten eine zusätzliche Recherche durch, da die in der internationalen Phase entrichtete Recherchengebühr die betreffende Erfindung abdeckt (C‑IV, 7.3). Sind die Gründe für die Begrenzung der Recherche oder für die No-Search-Erklärung in den Ansprüchen noch vorhanden, so erhebt der Prüfer einen Einwand nach den geltenden Bestimmungen des EPÜ, z. B. Regel 43 (2), wie in A‑XIV, 6.2 ausgeführt.