b) Formulation des disclaimers – un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire 

S'agissant de la formulation des disclaimers non divulgués, la Grande Chambre de recours a énoncé dans les décisions G 1/03 et G 2/03 (JO 2004, 413 et 448) et confirmé dans la décision G 1/16 (JO 2018, A70) que le disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. Le fait que le demandeur doive introduire un disclaimer ne signifie pas qu'il peut remanier arbitrairement ses revendications.

En ce qui concerne la relation entre la condition selon laquelle un disclaimer ne doit pas "retrancher plus que ce qui est nécessaire" et la condition selon laquelle les revendications doivent être claires et concises, voir aussi la décision T 2130/11 (décision résumée au présent chapitre II.E.1.7.3e) "Formulation des disclaimers – clarté", ci-dessous).

(i) Divulgation non destructrice de nouveauté dans le document interférent

Dans la décision T 747/00, la chambre a conclu que, puisqu'en l'absence de divulgation destructrice de nouveauté dans le document (5), le disclaimer retranchait des éléments inutilement, ce disclaimer retranchait forcément plus que ce qui était nécessaire pour rétablir la nouveauté, ce qui n'est pas admissible (cf. aussi T 201/99).

Dans l'affaire T 1224/14, la chambre a considéré que le disclaimer n'était plus nécessaire pour rétablir la nouveauté par rapport à l'exemple 5A de D1. Celui-ci n'était plus pertinent pour les questions de nouveauté, puisque l'objet de la revendication 1 en instance avait été restreint. Ainsi le disclaimer, retranchant plus que nécessaire pour rétablir la nouveauté, était contraire à la décision G 1/03.

(ii) Incertitude quant au caractère destructeur de nouveauté du document de l'état de la technique

Dans l'affaire T 1532/16, le disclaimer en cause avait été considéré comme non admissible par la division d'opposition au motif qu'il ne pouvait être conclu avec certitude que D5 divulguait réellement l'objet défini par les caractéristiques positives de la revendication. La chambre était d'accord sur le fait que les exemples de D5 faisant l'objet du disclaimer ne pouvaient pas être considérés comme divulguant sans ambiguïté les compositions selon les termes des caractéristiques positives de la revendication 1 applicable. Cela ne signifiait toutefois pas nécessairement qu'il n'était pas satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE. Étant donné que le libellé des exemples était soigneusement reproduit, aucun élément allant au-delà de ce que ces exemples divulguaient n'était potentiellement retranché des revendications ; mais dans la mesure où ces exemples n'étaient pas destructeurs de nouveauté, aucun élément n'était de fait retranché.

(iii) Cas où le disclaimer couvre plus que ce qui était divulgué dans l'état de la technique

Dans l'affaire T 1050/99, la chambre a estimé que le disclaimer couvrait un objet ayant une portée plus étendue que ce qui était divulgué dans l'état de la technique et, par conséquent, retranchait de la revendication plus qu'il n'était nécessaire pour rétablir la nouveauté ; voir aussi T 285/00 relative à un disclaimer qui, dans une large mesure, ne se fondait pas sur les divulgations contenues dans le document de l'état de la technique cité au titre de l'art. 54(3) CBE 1973 et rendait donc l'objet de la revendication résultant de la modification plus éloigné du document pertinent de l'état de la technique cité au titre de l'art. 54(2) CBE 1973.

Dans la décision T 10/01, le disclaimer avait une portée plus large que ce qui était nécessaire pour rétablir la nouveauté. La chambre, se référant au point 3 des motifs de la décision G 1/03, a toutefois déclaré que l'on pouvait également déduire de cette décision qu'un disclaimer plus large que ce qui serait strictement nécessaire pour rétablir la nouveauté pouvait être admis en fonction des circonstances de l'espèce, si cela s'avérait nécessaire pour éviter un manque de clarté de la revendication. Toutefois, en l'espèce, rien ne justifiait apparemment que le disclaimer s'étende au-delà de l'exposé du document (1).

Dans la décision T 8/07, la chambre a toutefois fait observer que selon la décision G 1/03, un disclaimer peut uniquement être employé dans le but qu'il est censé avoir. Le fait que le demandeur doive introduire un disclaimer ne signifie pas qu'il peut remanier arbitrairement ses revendications (G 1/03, point 3 des motifs). Aussi le disclaimer ne doit-il pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. Selon la chambre, on ne saurait donc déduire du raisonnement développé dans la décision G 1/03 qu'une certaine latitude ou marge d'appréciation est laissée au titulaire du brevet s'agissant de la mesure dans laquelle un disclaimer doit être rédigé afin de retrancher l'objet devant être exclu. En effet, toute marge d'appréciation à cet égard introduirait par la force des choses un certain élément arbitraire dans la rédaction du disclaimer, ce qui serait contraire aux conclusions expresses de la décision G 1/03. Voir également la décision T 2277/18 (avec référence aux affaires T 8/07 et T 795/05).

Dans la décision T 477/09, la revendication 1 a été modifiée par ajout d'un disclaimer non divulgué dans le but de restaurer la nouveauté par rapport au document D1. La chambre rappelle que la décision G 1/03 définit deux conditions liées à la formulation des disclaimers. Les deux conditions énoncées aux points 2.2 (un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire) et 2.4 (clarté et concision) du dispositif de la décision G 1/03 ont la même valeur. La chambre conclut en l'espèce que la portée du disclaimer est beaucoup plus large que la divulgation de D1 effectivement destructrice de nouveauté.

Dans l'affaire T 2130/11, la chambre a de nouveau traité ces deux conditions et a estimé que s'il convient d'appliquer la condition selon laquelle un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté (G 1/03), il est nécessaire de tenir compte en même temps de son objectif, à savoir que "le fait que le demandeur doive introduire un disclaimer ne signifie pas qu'il peut remanier arbitrairement ses revendications" (G 1/03). Un disclaimer qui retrancherait plus que ce qui est strictement nécessaire pour rétablir la nouveauté serait conforme à l'esprit de la décision G 1/03 si sa présence était obligatoire aux fins de l'art. 84 CBE et s'il ne conduisait pas un remaniement arbitraire des revendications (pour plus de détails, voir chapitre II.E.1.7.3e) ci-dessous).

(iv) Référence à un exemple comparatif de l'état de la technique

Dans l'affaire T 1843/09 (JO 2013, 508), l'opposant a fait valoir que le disclaimer contrevenait à l'art. 123(2) CBE au motif que son libellé, selon lequel le film revendiqué "est différent d'un film de l'exemple comparatif 4 du document EP-A 0546184", ne représentait pas une caractéristique technique. La chambre n'a pas admis cet argument. Même s'il était exact que des informations techniques ne pouvaient être extraites directement du texte du disclaimer en tant que tel, il convenait de noter que le disclaimer ne se bornait pas à citer un document brevet publié, mais se référait clairement à une divulgation spécifique dans le document D15, à savoir à un film unique décrit dans l'exemple comparatif 4. Le tableau 4 du document D15 définissait sans ambiguïté ce film par un certain nombre de caractéristiques techniques. La personne du métier pouvait donc déterminer simplement, à la lecture de l'exemple comparatif donné dans le document D15, quel mode de réalisation technique devait être exclu de la portée de la revendication.

(v) Cas où l'objet faisant l'objet d'un disclaimer n'était pas couvert par la revendication

Dans l'affaire T 1836/10, la division d'examen avait rejeté la demande sur la base de l'art. 53a) CBE, ensemble la règle 28c) CBE. Le demandeur a tenté d'exclure l'objet en question au moyen d'un disclaimer. La chambre a estimé qu'un demandeur ne saurait modifier arbitrairement ses revendications et qu'un disclaimer éventuellement nécessaire ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour exclure l'objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. Il en va de même pour un disclaimer qui tente d'exclure un objet qui n'est en rien couvert par la revendication (l'utilisation ultérieure des cellules souches n'ayant pas été revendiquée en tant qu'étape de procédé).

(vi) Disclaimer non divulgué et priorité partielle

Afin de déterminer si D2 constituait l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) ou (3) CBE pour l'objet revendiqué dans l'affaire T 518/22, la chambre a examiné si l'objet de la revendication 1 pouvait revendiquer la priorité de P et si D2 pouvait revendiquer la priorité de P1. La chambre a conclu que la priorité de D2 fondée sur P1 était valable (voir le résumé de la décision T 518/22 au chapitre II.D.2.4.3). En ce qui concerne la validité de la revendication de priorité du brevet fondée sur P, la chambre a établi que la date pertinente pour l'objet de la revendication 1 dans plusieurs modes de réalisation concernant les séquences SEQ ID NOs: 5 à 8 était la date de dépôt de la demande de brevet, tandis que plusieurs modes de réalisation de la revendication 1 relatifs à la séquence SEQ ID NO: 4 pouvaient revendiquer une priorité partielle à partir de P (G 1/15). Par conséquent, D2 constituait l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE pour l'objet de la revendication 1 ne bénéficiant pas de la priorité, c'est-à-dire en ce qui concerne plusieurs modes de réalisation relatifs aux séquences SEQ ID NOs : 5 à 8, et il constituait l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE pour l'objet de la revendication 1 bénéficiant de la priorité, c'est-à-dire en ce qui concerne plusieurs modes de réalisation relatifs à la séquence SEQ ID NO: 4. Étant donné que le disclaimer non divulgué ajouté à la revendication 1 dans la requête subsidiaire 2 supprimait des modes de réalisation de D2 qui appartenaient à l'état de la technique en vertu de l'art. 54(2) CBE et ne constituaient pas une divulgation accidentelle, une telle modification n'était pas admissible en vertu de l'art. 123(2) CBE. La requête subsidiaire 2 comprenait des éléments ajoutés (G 1/03 et G 1/16) et ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

(vii) Exclusion des objets non brevetables pour des raisons non techniques

Dans l'affaire T 220/22, l'intimé a fait valoir que le terme "ex vivo" figurant dans les revendications 8, 14, 16 et 17 de la requête principale constituait un disclaimer excluant les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal au sens de l'art. 53c) CBE. La chambre est convenue qu'il était admissible de renoncer à un objet exclu de la brevetabilité pour des raisons non techniques en vertu des art. 52 à 57 CBE, conformément aux principes établis pour un "disclaimer" non divulgué dans les décisions G 1/03 et G 2/03, confirmés dans la décision G 1/16. Toutefois, la chambre a expliqué que les décisions G 1/03 et G 2/03 énoncent également qu'un disclaimer non divulgué ne doit pas supprimer plus que nécessaire. À l'instar du requérant, la chambre a estimé que les revendications modifiées retranchaient plus que nécessaire, ce qui est contraire à la décision G 1/03, car elles excluaient des méthodes appliquées directement à des plantes vivantes entières, qui n'étaient pas exclues en vertu de l'art. 53c) CBE, ce qui est contraire à l'art. 123(2) CBE.