b) Formulierung von Disclaimern – Disclaimer sollte nicht mehr ausklammern als nötig 

Zur Formulierung von nicht offenbarten Disclaimern führte die Große Beschwerdekammer in G 1/03 und G 2/03 (ABl. 2004, 413 und 448) aus und bestätigte in G 1/16 (ABl. 2018, A70), dass der Disclaimer nicht mehr ausklammern sollte als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder den aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgenommenen Gegenstand auszuschließen. Die Tatsache, dass ein Disclaimer erforderlich ist, heißt nicht, dass der Anmelder seine Ansprüche willkürlich ändern darf.

Bezüglich des Verhältnisses zwischen der Voraussetzung, dass "ein Disclaimer nicht mehr ausschließen sollte als nötig" und der Voraussetzung der Deutlichkeit und Knappheit, s. auch T 2130/11 (unten zusammengefasst im Kapitel II.E.1.7.3 e) "Formulierung von Disclaimern – Klarheit").

i) Offenbarung des störenden Dokuments nicht neuheitsschädlich

Da durch den Disclaimer ohne Not Gegenstände ausgeschlossen wurden, ohne dass eine neuheitsschädliche Offenbarung in Dokument 5 vorlag, schloss der Disclaimer nach Ansicht der Kammer in T 747/00 unzulässigerweise mehr aus, als nötig war, um die Neuheit wiederherzustellen (s. auch T 201/99).

In T 1224/14 befand die Kammer, dass der Disclaimer nicht mehr notwendig war, um die Neuheit gegenüber dem Beispiel 5A aus D1 wiederherzustellen. Dieses war für die Frage der Neuheit nicht mehr relevant, weil der Gegenstand des anhängigen Anspruchs 1 beschränkt worden war. Der Disclaimer klammerte mehr aus, als zur Wiederherstellung der Neuheit notwendig war und stand somit im Widerspruch zur Entscheidung G 1/03.

ii) Ungewissheit über Vorwegnahme durch Dokument aus dem Stand der Technik

In T 1532/16 hatte die Einspruchsabteilung den strittigen Disclaimer nicht zugelassen, weil nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte, dass D5 den durch die positiven Merkmale des Anspruchs definierten Gegenstand tatsächlich offenbarte. Die Kammer stimmte zu, dass die im Disclaimer ausgeklammerten Beispiele von D5 nicht als eindeutige Offenbarung von Zusammensetzungen im Rahmen der positiven Merkmale des operativen Anspruchs 1 betrachtet werden konnten. Dies bedeutete aber nicht unbedingt, dass die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ nicht erfüllt waren. Da der Wortlaut der Beispiele genau wiederholt wurde, wurde nicht mehr als das durch diese Beispiele Offenbarte potenziell aus den Ansprüchen entfernt; insoweit aber die Beispiele nicht neuheitsschädlich waren, wurde tatsächlich nichts entfernt.

iii) Disclaimer deckte mehr ab, als im Stand der Technik offenbart war

In T 1050/99 kam die Kammer zu dem Schluss, dass der Disclaimer mehr abdeckte, als im Stand der Technik offenbart war, und damit mehr aus dem Anspruch ausschloss, als zur Wiederherstellung der Neuheit notwendig war. S. auch T 285/00 über einen Disclaimer, für den sich zum großen Teil keine Grundlage in der Offenbarung eines nach Art. 54 (3) EPÜ 1973 zitierten Dokuments des Stands der Technik fand und mit dem ein größerer Abstand des verbleibenden beanspruchten Gegenstands zu dem nach Art. 54 (2) EPÜ 1973 zitierten relevanten Dokument des Stands der Technik gewonnen wurde.

In T 10/01 war der Disclaimer weiter gefasst, als zur Wiederherstellung der Neuheit nötig war. Die Kammer führte jedoch unter Hinweis auf Nr. 3 der Gründe in G 1/03 aus, dass diese Entscheidung auch besage, dass ein Disclaimer, der weiter gefasst sei, als zur Wiederherstellung der Neuheit absolut notwendig sei, je nach den Umständen des Einzelfalls zugelassen werden könne, wenn sich dies als notwendig erweise, um eine sich ansonsten ergebende Unklarheit des Anspruchs zu beheben. Im vorliegenden Fall gab es jedoch keinen offensichtlichen Grund dafür, dass der Disclaimer breiter war als die Offenbarung in Dokument (1).

In T 8/07 merkte die Kammer jedoch an, dass ein Disclaimer der Entscheidung G 1/03 zufolge nur zu dem jeweils beabsichtigten Zweck eingesetzt werden darf. Die Tatsache, dass ein Disclaimer erforderlich ist, heißt außerdem nicht, dass der Anmelder seine Ansprüche willkürlich ändern darf (G 1/03, Nr. 3 der Gründe). Der Disclaimer sollte daher nicht mehr ausklammern, als notwendig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder den aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgenommenen Gegenstand auszuschließen. Die Kammer stellte fest, dass aus der Begründung von G 1/03 nicht geschlossen werden könne, dass dem Patentinhaber bezüglich der "Grenzen" für die Abfassung des Disclaimers im Hinblick auf den auszuklammernden Gegenstand ein gewisses Ermessen oder ein gewisser Spielraum zugestanden werde. Ganz im Gegenteil würde jedes Ermessen bezüglich des Umfangs des Disclaimers gegenüber dem auszuklammernden Gegenstand unweigerlich dazu führen, dass die Formulierung des Disclaimers bis zu einem gewissen Grad willkürlich würde. Dies würde den in G 1/03 ausdrücklich getroffenen Feststellungen widersprechen. S. auch T 2277/18 (unter Verweis auf T 8/07 und T 795/05).

In der Entscheidung T 477/09 war Anspruch 1 durch Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers geändert worden, um die Neuheit gegenüber Dokument 1 wiederherzustellen. Die Kammer erläuterte, dass in der Entscheidung G 1/03 zwei Bedingungen für die Abfassung von Disclaimern aufgestellt würden. Diese beiden in G 1/03 in den Gründen 2.2 (ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist) und 2.4 (Klarheit und Knappheit) genannten Bedingungen seien gleichwertig. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass der Umfang des Disclaimers viel weiter war als die Offenbarung des in der Tat neuheitsschädlichen Dokuments D1.

In T 2130/11 befasste sich die Kammer erneut mit diesen beiden Bedingungen und entschied, dass die Bedingung, dass der Disclaimer nicht mehr ausklammern sollte, als notwendig ist, um die Neuheit wiederherzustellen (G 1/03), unter Berücksichtigung ihres Zwecks angewandt werden sollte: "Die Tatsache, dass ein Disclaimer erforderlich ist, heißt nicht, dass der Anmelder seine Ansprüche willkürlich ändern darf" (G 1/03). Ein Disclaimer, der mehr ausklammert, als streng genommen notwendig ist, um die Neuheit wiederherzustellen, würde nicht dem Geist der Entscheidung G 1/03 zuwiderlaufen, wenn er erforderlich wäre, um Art. 84 EPÜ zu erfüllen, und nicht zu einer willkürlichen Änderung der Ansprüche führen würde (Näheres s. unten Kapitel II.E.1.7.3 e)).

iv) Bezugnahme auf ein Vergleichsbeispiel im Stand der Technik

In T 1843/09 (ABl. 2013, 508) behauptete der Einsprechende, der Disclaimer verstoße gegen Art. 123 (2) EPÜ, weil sein Wortlaut, wonach der beanspruchte Film "anders ist als der Film im Vergleichsbeispiel 4 von EP-A 0546184" kein technisches Merkmal darstelle. Die Kammer folgte diesem Argument nicht. Zwar sei es richtig, dass dem Wortlaut des Disclaimers als solchem technische Informationen nicht direkt entnommen werden könnten, doch werde im Disclaimer nicht einfach nur ein veröffentlichtes Patentdokument genannt, sondern eindeutig auf eine bestimmte Offenbarung in D15 Bezug genommen, nämlich auf den im Vergleichsbeispiel 4 beschriebenen konkreten Film. Die Tabelle 4 in D15 kennzeichne diesen Film eindeutig durch eine Reihe technischer Merkmale. Die Fachperson sei somit in der Lage, einfach durch Lesen des Vergleichsbeispiels in D15 zu bestimmen, welche technische Ausführungsform aus dem Schutzbereich des Anspruchs ausgenommen werden sollte.

v) Ausgeklammerter Gegenstand nicht vom Anspruch umfasst

In T 1836/10 stützte die Prüfungsabteilung sich bei der Zurückweisung der Anmeldung auf Art. 53 a) EPÜ in Verbindung mit R. 28 c) EPÜ. Der Anmelder versuchte, den fraglichen Gegenstand mit einem Disclaimer auszuklammern. Die Kammer war der Auffassung, dass ein Anmelder seine Ansprüche nicht willkürlich ändern dürfe, und dass ein eventuell erforderlicher Disclaimer nicht mehr ausschließen sollte, als nötig sei, um den Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Dies gelte entsprechend für einen Disclaimer, der einen Gegenstand auszuklammern versucht, der überhaupt nicht vom Anspruch umfasst wird (da die spätere Verwendung der Stammzellen nicht als Verfahrensschritt beansprucht war).

(vi) Nicht offenbarter Disclaimer und Teilpriorität

Um festzustellen, ob D2 für den beanspruchten Gegenstand in T 518/22 Stand der Technik nach Art. 54 (2) oder (3) EPÜ war, prüfte die Kammer, ob der Gegenstand von Anspruch 1 die Priorität von P und ob D2 die Priorität von P1 beanspruchen konnte. Die Kammer befand, dass die Priorität von D2 auf der Grundlage von P1 wirksam war (siehe Zusammenfassung von T 518/22 in Kapitel II.D.2.4.3). Hinsichtlich der Gültigkeit des auf P beruhenden Prioritätsanspruchs des Patents stellte die Kammer fest, dass der maßgebliche Zeitpunkt für den Gegenstand von Anspruch 1 in mehreren, die SEQ ID Nrn. 5 bis 8 betreffenden Ausführungsformen der Anmeldetag der Patentanmeldung war, wohingegen mehreren Ausführungsformen von Anspruch 1 in Bezug auf die Sequenzen SEQ ID Nrn. 4 eine Teilpriorität von P zustand (G 1/15). Somit war D2 Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ für den Gegenstand von Anspruch 1, der keine Priorität genoss, d. h. in Bezug auf mehrere, die Sequenzen SEQ ID Nrn. 5 bis 8 betreffende Ausführungsformen, und Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ für den Gegenstand von Anspruch 1, der Priorität genoss, d. h. in Bezug auf mehrere, die Sequenzen SEQ ID Nrn. 4 betreffende Ausführungsformen. Da der dem Anspruch 1 im Hilfsantrag 2 hinzugefügte, nicht offenbarte Disclaimer Ausführungsformen von D2 ausgeklammert hatte, die zum Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ gehörten und keine zufällige Offenbarung darstellten, war diese Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ nicht zulässig. Der Hilfsantrag 2 umfasste eine unzulässige Erweiterung (G 1/03 und G 1/16) und erfüllte nicht die Voraussetzungen des Art. 123 (2) EPÜ.

(vii) Ausklammern von Gegenständen, die aus nichttechnischen Gründen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind

In T 220/22 machte die Beschwerdegegnerin geltend, dass der Begriff "ex vivo" in den Ansprüchen 8, 14, 16 und 17 des Hauptantrags einen Disclaimer darstelle, der Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, nach Art. 53 (c) EPÜ ausschließe. Die Kammer stimmte zu, dass es zulässig ist, einen aus nichttechnischen Gründen von der Patentierbarkeit nach Art. 52 bis 57 EPÜ ausgeschlossenen Gegenstand nach den in G 1/03 und G 2/03 aufgestellten und in G 1/16 bestätigten Grundsätzen für einen nicht offenbarten "Disclaimer" von der Patentierbarkeit auszuklammern. Die Kammer erläuterte jedoch, dass G 1/03 und G 2/03 außerdem vorsehen, dass ein nicht offenbarter Disclaimer nicht mehr ausklammern sollte als nötig. In Übereinstimmung mit der Beschwerdeführerin vertrat die Kammer die Auffassung, dass die geänderten Ansprüche entgegen G 1/03 mehr ausklammerten als nötig, da sie Verfahren ausklammerten, die unmittelbar an ganzen lebenden Pflanzen durchgeführt werden, die nicht nach Art. 53 c) EPÜ ausgeschlossen waren, und damit gegen Art. 123 (2) EPÜ verstießen.