6.7. Versuch und Irrtum

Bei der Beurteilung der Frage, ob die Erfindung hinreichend deutlich und vollständig offenbart ist, ist ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar, zum Beispiel auf einem noch unerforschten Gebiet oder wenn große technische Schwierigkeiten vorliegen. Die Beschreibung oder das allgemeine Fachwissen müsse jedoch der Fachperson eine brauchbare Anleitung liefern, die ihn nach Auswertung anfänglicher Fehlschläge zwangsläufig und ohne Umwege zum Erfolg führe (T 226/85, ABl. 1988, 336; im Anschluss an T 14/83, ABl. 1984, 105; T 48/85, T 307/86 und T 326/04) (s. auch T 2220/14, betreffend ein äußerst komplexes technisches Gebiet). Wenn die Fachperson nur durch Herumexperimentieren feststellen kann, ob sie die vielen Parameter so gewählt hatte, dass sich ein befriedigendes Ergebnis einstellen würde, ist dies ein unzumutbarer Aufwand (T 32/85; s. auch T 2237/09 zu einer Kombination von Parametern). Eine ausreichende Offenbarung kann nicht erfüllt werden, wenn der Patentinhaber bei einer der vorherrschenden technischen Meinung widersprechenden Erfindung nicht wenigstens ein nacharbeitbares Beispiel anführt (T 792/00; s. auch T 397/02, T 1440/07 und T 623/08).

In T 2220/14 bezog sich die Erfindung auf ein hoch komplexes technisches Gebiet (Verfahren zur Modifikation eukaryontischer Zellen), sodass nach Auffassung der Kammer der durchschnittliche Aufwand zur Umsetzung der schriftlichen Offenbarung sehr hoch und mit einigem Herumexperimentieren verbunden wäre. Ferner verwies die Kammer darauf, dass das EPÜ weder zum Prioritäts- noch zum Anmeldetag vorschreibt, dass der Anmelder die beanspruchte Erfindung ausgeführt haben muss. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass kein Anlass bestand, die ausreichende Offenbarung der in den Ansprüchen 1, 5 und 6 beanspruchten Erfindung im Sinne von Art. 83 EPÜ zu bezweifeln.

Ist die Fachperson gezwungen, durch Versuch und Irrtum herauszufinden, welche Zusammensetzung ggf. den im Anspruch angegebenen Parameter erfüllt, so stellt dies einen unzumutbaren Aufwand dar. Dass dies durch Routineversuche erreicht werden kann, heißt nicht, dass der beanspruchte Gegenstand die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ hinlänglich erfüllt. Auch spielt die Frage keine Rolle, ob der Parameter zuverlässig bestimmt werden kann oder nicht (T 339/05). In der Sache T 123/06 war nach Ansicht der Kammer die funktionelle Definition der Vorrichtung lediglich eine Aufforderung zur Durchführung eines Forschungsprogramms, da die Fachperson nur durch Versuch und Irrtum feststellen konnte, ob die beanspruchte Vorrichtung ausgeführt werden kann. Dies stellte einen unzumutbaren Aufwand dar.

Nach T 1063/06 (ABl. 2009, 516) umfasse die aufgabenhafte Formulierung einer chemischen Verbindung, hier in einem Durchgriffsanspruch, alle Verbindungen, welche die anspruchsgemäße Fähigkeit besitzen. In Ermangelung jeglicher Auswahlregel in der Streitanmeldung und ohne Rückgriffsmöglichkeit auf ihr Fachwissen sei die Fachperson allein auf das Prinzip Versuch und Irrtum im Zuge des experimentellen Überprüfens willkürlich gewählter chemischer Verbindungen angewiesen, um sie auf das Vorhandensein der anspruchsgemäßen Fähigkeit hin zu untersuchen; dies stelle für die Fachperson eine Aufforderung zur Durchführung eines Forschungsprogramms und damit einen unzumutbaren Aufwand dar (T 435/91 folgend). S. auch T 1140/06.

In T 852/09 kam die Kammer in Anlehnung an T 1063/06 zu dem Schluss, dass die zu verwendenden Enhancer nur funktionell charakterisiert sind und der Anspruch für die Fachperson lediglich eine Aufforderung zur Durchführung eines Forschungsprogramms darstellt, sodass diese die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann (s. auch T 155/08).

In T 2070/13 wies die Kammer in ihrer vorläufigen Stellungnahme darauf hin, dass ein angemessenes Verfahren zur Prüfung der Antihaftfähigkeit fehle und keine geeigneten Verbindungen in den beanspruchten Familien von Verbindungen definiert seien. Insbesondere sei das Argument des Beschwerdegegners (Patentinhabers) nicht überzeugend, dass die Fachperson die Erfindung durch routinemäßige Optimierung mittels Standardverfahren ausführen könne. Die Kammer stellte fest, dass im Streitpatent kein Standardverfahren offenbart und während der gesamten Verhandlung auch keines erwähnt wurde. Selbst wenn die Antihaftfähigkeit mithilfe eines spezifischen Beispielprüfverfahrens bestimmt würde, sei in nahezu gleichem Maße ein experimentelles Programm erforderlich, um geeignete Antihaftmaterialien zu identifizieren. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass die Fachperson nicht in der Lage sei, geeignete Antihaftmaterialien zu identifizieren, weil die Anzahl der möglichen Materialien zu groß sei und mehrere der angegebenen Materialien zudem große Familien von Verbindungen beschreiben. Die Fachperson müsste ein experimentelles Programm durchführen, um festzustellen, welches der angegebenen Materialien das beanspruchte Kriterium der Antihaftfähigkeit erfüllt.

Wenn die Patentansprüche zwingend vorsehen, dass ein bestimmtes Ziel erreicht wird (im vorliegenden Fall, dass ein bestimmter Wert eines Parameters unterschritten wird), so ist die Ausführbarkeit gemäß Art. 100 b) EPÜ nicht gewährleistet, wenn das Patent der Fachperson keinen Hinweis darauf gibt, der es ihr erlaubt, auch außerhalb der Ausführungsbeispiele ohne unzumutbaren Forschungsaufwand dieses Ziel zu erreichen (T 809/07).

In T 518/17 erklärte die Kammer, dass bei der Beurteilung der Frage, ob die Erfindung beanspruchte Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann, ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar ist. Dies setzt jedoch voraus, dass ausreichende Informationen vorliegen, die die Fachperson nach Auswertung anfänglicher Fehlschläge ohne Umwege zum Erfolg führen. Auf der Grundlage der aktenkundigen Beweismittel war die Kammer hier der Ansicht, dass Informationen über entscheidende Prozessvariablen fehlten. Die Fachperson müsste daher den langwierigen Optimierungs- und Verbesserungsprozess ohne Erfolgsgarantie wiederholen. Eine solche Situation wird in der Rechtsprechung oft als Aufforderung zur Durchführung eines "Forschungsprogramms" beschrieben und als unzumutbarer Aufwand angesehen.

In T 1734/20 konnte die Fachperson nur durch Herumexperimentieren feststellen, ob eine bestimmte Auswahl von Verbindungen und Bedingungen ein befriedigendes Ergebnis liefern würde. In Ermangelung jeglicher Auswahlregeln stellte die Durchführung weiterer Forschungsarbeiten hier einen unzumutbaren Aufwand dar. Das vom Beschwerdeführer/Einsprechenden vorgelegte und zum Verfahren zugelassene Dokument D8 bestätigte, dass nicht jede beanspruchte Kombination von Adsorptionsmitteln, gewünschten und unerwünschten Verbindungen zum Erfolg führt.

In der Entscheidung T 603/22 (Verfahren zum Schleifen von Flocken) urteilte die Kammer, dass hier eher eine Situation des systematischen Scheiterns und nicht des gelegentlichen Misslingens vorlag. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) behauptete, dass ein notwendiges Herumexperimentieren akzeptabel sei, und berief sich dabei auch auf die Rechtsprechung, wonach ein Herumexperimentieren der Fachperson (nach dem Prinzip Versuch und Irrtum) in gewissen Grenzen vertretbar ist. Die Kammer stellte daraufhin klar, dass die Rechtsprechung für das Herumexperimentieren Grenzen setzt. Die von der Rechtsprechung (T 226/85, Nr. 8 der Gründe; T 518/17) formulierte Bedingung sei im vorliegenden Fall jedoch nicht erfüllt, wie die Kammer in Nr. 2.4 der Gründe fachlich erläuterte.