4.4. Artikel 112a (2) d) EPÜ – sonstiger schwerwiegender Verfahrensmangel
4.4.2 Regel 104 b) EPÜ – unterbliebene Entscheidung über den Antrag eines Beteiligten
Nach R. 104 b) EPÜ kann ein schwerwiegender Verfahrensmangel nach Art. 112a (2) d) EPÜ vorliegen, wenn die Kammer über die Beschwerde entschieden hat, ohne über einen hierfür relevanten Antrag zu entscheiden. Wie R. 104 a) EPÜ (s. dieses Kapitel V.B.4.4.1) ist auch R. 104 b) EPÜ eine Ausprägung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (R 21/11).
In R 19/10 erkannte die Große Beschwerdekammer an, dass der Begriff "Antrag" im EPÜ nicht ausdrücklich definiert ist. Nach gängiger Praxis in den Verfahren vor dem EPA sind Anträge aber im Allgemeinen auf die von den Beteiligten begehrten Rechtsfolgen gerichtet. Die von einer Partei vorgebrachten Argumente zur Stützung der von ihr begehrten Rechtsfolgen gehören in der Regel nicht zu ihren rechtsverbindlichen Anträgen (s. auch R 17/11, R 6/22). In R 6/22 erläuterte die Große Beschwerdekammer, dass die Tatsache, dass ein Argument für den jeweiligen Fall entscheidend ist, es nicht zu einem "relevanten Antrag" nach R. 104 b) EPÜ macht. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer war im vorliegenden Fall der Verfahrensantrag, der auf die Zulassung des Hilfsantrags gerichtet war, von der Kammer ordnungsgemäß beschieden worden.
In R 3/14 erklärte die Große Beschwerdekammer, dass nur Anträge, die schriftlich gestellt oder von der Partei in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll gegeben wurden, unter R. 104 b) EPÜ fallen (s. auch Travaux préparatoires, CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1, S. 27). In R 19/10 hielt die Große Beschwerdekammer ferner fest, dass es nicht zu den verfahrensrechtlichen Pflichten der Beschwerdekammern nach R. 104 b) EPÜ gehört, das Vorbringen der Beteiligten auf mögliche Anträge hin zu prüfen, die von diesen nicht ausdrücklich gestellt wurden (s. auch R 17/11). In R 14/10 bestätigte die Große Beschwerdekammer, dass ein Spruchkörper verpflichtet ist, einen Beteiligten vor den Beratungen um Klarstellung zu bitten, wenn sein Antrag unklar erscheint (s. auch R 7/14). Wenn jedoch die vom Vorsitzenden nach Art. 15 (5) VOBK 2007 verlesenen Anträge nicht der Absicht eines Beteiligten entsprechen, liegt es an ihm, in diesem Augenblick einzugreifen. In R 12/14 wies die Große Beschwerdekammer auf Folgendes hin: Wenn ein Beteiligter schriftliche Anträge einreicht, die die Kammer zu Recht als abschließende Anträge des Beteiligten gemäß Art. 15 (5) VOBK 2007 betrachten kann, kann die Kammer auch sicher davon ausgehen, dass diese Anträge vollständig sind.
In R 18/22 stützte der Antragsteller seinen Antrag unter anderem auf R. 104 b) EPÜ und behauptete, die Kammer habe über die Beschwerde entschieden, ohne über entscheidungsrelevante Anträge zu entscheiden. Der Antragsteller gab dabei nicht an, über welche seiner Anträge nicht entschieden wurde. Da die Große Beschwerdekammer selbst keine derartigen Anträge feststellen konnte, kam sie zu dem Schluss, dass der Überprüfungsantrag in dieser Hinsicht offensichtlich unbegründet ist. Siehe auch R 2/23.
Ein für die Entscheidung relevanter Antrag im Sinne der R. 104 b) EPÜ ist ein Antrag, der möglicherweise zu einer anderen Entscheidung hätte führen können (R 21/11). Siehe auch R 3/22 in Kapitel V.B.4.4.3.
In den zu prüfenden Verfahren in R 17/13 beantragte der Antragsteller aufgrund wesentlicher Verfahrensmängel eine Zurückverweisung der Sache und eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr, alternativ Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, und schließlich eine mündliche Verhandlung. Die Kammer hielt eine mündliche Verhandlung ab und lehnte den Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents und Rückzahlung der Beschwerdegebühr ab. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer war der Antrag des Antragstellers auf Zurückverweisung nur im Fall eines wesentlichen Verfahrensmangels relevant, der für nicht gegeben befunden wurde.
In R 15/09 stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass eine Entscheidung, ein Patent zu widerrufen, notwendigerweise die Zurückweisung sämtlicher Hilfsanträge beinhaltet.
In dem in R 13/14 überprüften Beschwerdeverfahren hatte der Beschwerdeführer beantragt, die Zurückweisung seines Antrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung in München statt in Den Haag aufzuheben. Die Kammer hatte in den Entscheidungsgründen ausgeführt, dass sie nicht befugt sei, über diesen Antrag zu entscheiden. Die Große Beschwerdekammer hielt fest, dass diese Ausführungen – wenngleich nicht in der üblichen und formalen Terminologie gehalten – als Entscheidung über den Antrag des Beschwerdeführers anzusehen seien.
In R 10/08 (s. auch R 6/14) verwies die Große Beschwerdekammer auf G 12/91 (ABl. 1994, 285) und stellte fest, dass der letztmögliche Zeitpunkt für ein Eingreifen nicht der Moment der Verkündung der Entscheidung ist, sondern der Moment, in dem der Vorsitzende die sachliche Debatte für beendet erklärt und die Kammer sich zur Beratung zurückzieht. Der Antragsteller hätte dann beantragen müssen, die sachliche Debatte wieder zu eröffnen, wenn er einen weiteren Antrag einreichen wollte. Ob der Antragsteller während oder nach der Entscheidungsverkündung eingegriffen hat, ist irrelevant.
In R 11/08 wies die Große Beschwerdekammer das Vorbringen des Antragstellers zurück, die Kammer habe über einen allgemeinen Antrag nicht entschieden, der nicht hinreichend bestimmt war.
In R 16/14 stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass die Behauptung des Antragstellers, der bedingte Antrag (iii) sei für die schriftliche Begründung der zu prüfenden Entscheidung wieder relevant geworden und hätte Gegenstand einer Entscheidung sein sollen, nicht stichhaltig war, weil die Bedingung nicht erfüllt war, die dem bedingten Antrag (iii) in dem zu prüfenden Verfahren zugrunde lag, nämlich die Auffassung der Beschwerdekammer, dass eine Prüfungsabteilung von einem Anmelder vorgebrachte Argumente ignorieren konnte. Die Kammer gelangte folglich zu dem Schluss, dass der Antrag wegen Verletzung von R. 104 b) EPÜ zurückzuweisen ist.
- R 0003/24
The petition in R 3/24 was based on the grounds that there was: (a) a fundamental procedural defect in the board's decision in accordance with Art. 112a(2)(d) EPC and R. 104(b) EPC (first defect), (b) a fundamental procedural defect in accordance with Art. 112a(2)(d) EPC and Art. 12(2) and 12(4) RPBA 2007 (second defect) and (c) a fundamental procedural defect in accordance with Art. 112a(2)(d) EPC and Art. 19(1) RPBA 2020 (third defect). Furthermore, a violation of Art. 113(1) EPC was asserted in conjunction with all three alleged defects.
As to the first defect, the petitioner argued that the board had (i) not decided on the request that the decision by the Opposition Division (OD) should be set aside since the patent as granted is inventive over D5 (D5*) in view of D9 and (ii) not explained why D10 was a better starting point than D5 (or D6, D7 or D8)..
The Enlarged Board of Appeal (EBA) held that the request referred to by the petitioner was not a request within the meaning of R. 104(b) EPC. It recalled that, according to the common practice in proceedings before the EPO, requests are in general directed to executable legal consequences sought by the parties. The arguments provided by the parties in support of these legal consequences do not normally belong to the legally binding requests (see also R 17/11). The EBA also referred to R 3/14 in which it had explained that only requests submitted in writing or requests which had been recorded in the minutes of the oral proceedings fell under R. 104(b) EPC. It further specified that the request, insofar as it had required examining inventive step from D5 (D5*) had not been "directed to executable legal consequences sought". The executable legal consequence had been solely the setting aside of the decision under appeal irrespective of the arguments on which the appellant had relied to this end. As to the petitioner’s view that the OD’s decision to start from D5 had been correct and that it had not been for the board to examine D10, the EBA found that these were arguments in support of the legal consequence that the decision should be overturned. One could not consider from the body of the appellant’s submissions before the board that to uphold the appeal on the basis of D5 constituted a request within the meaning of R. 104(b) EPC.
As to the second defect, the petitioner asserted that (i) not providing a decision starting from D5 as the closest prior art had been in contradiction with the standard embodied in Art. 12(2) RPBA 2020, and (ii) the board’s starting from D10 as the closest prior art amounted to a "new line of attack". The EBA held that any violation of Art. 12(2) and (4) RPBA 2007 was not covered by the provisions of Art. 112a(2)(d) EPC. The grounds for a petition for review were exhaustively defined in Art. 112a(2) EPC in conjunction with R. 104 EPC. Article 112a(2)(d) EPC was not a catch-all clause for procedural defects (R 12/23). It merely empowered the legislature to define defects in the Implementing Regulations in addition to the defects mentioned in Art. 112a EPC. Rule 104 EPC exhaustively defined exactly two defects, and a violation of any of the provisions of the RPBA was not among them.
With regard to the third defect, the petitioner referred to "the room incident" which had occurred when one of the respondent's representatives had entered the room where the board had been deliberating and had closed the door. The petitioner argued, inter alia, that the board had failed to decide on Art. 19(1) RPBA as a precondition for assessing compliance with the right to be heard. The petitioner also claimed that, once a party’s representative had entered the deliberation room during deliberations, secrecy had been broken and that this constituted a fundamental procedural defect under Art. 112a(2)(d) EPC. According to the EBA, the petition was obviously unfounded insofar as the defect was based on a violation of Art. 112a(2)(d) EPC in conjunction with Art. 19(1) RPBA 2020. It recalled that Art. 112a(2)(d) EPC was not a catch-all clause for procedural defects and that the only two defects it referred to were those mentioned in R. 104(a) and (b) EPC. The EBA further noted that any misconduct by a board member in respect of their duty to maintain strict secrecy concerning the boards' deliberations may make them liable to disciplinary action by the Administrative Council, as the appointing authority for board members. In summary, the EBA held that the alleged defect that the board had failed to decide on Art. 19(1) RPBA pronouncing a remedy or sanction served no purpose, because the board was not the appropriate body to take such a decision..
The EBA concluded that none of the asserted procedural defects had occurred. It also found that there had been no violation of the appellant's right to be heard. The petition was therefore dismissed as clearly unallowable.