3. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung
3.1. Anmeldung als Ganzes
Die Frage, ob eine Erfindung ausreichend offenbart im Sinne von Art. 83 EPÜ ist, ist anhand des Gesamtinhalts der Patentanmeldung, also unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen, zu beantworten (s. Grundsatzentscheidung T 14/83, ABl. 1984, 105; und auch T 169/83, ABl. 1985, 193); die Frage ausreichender Offenbarung darf jedenfalls nicht allein vom Inhalt der Ansprüche her beurteilt werden (so z. B. in T 202/83, T 179/87 vom 16. Januar 1990 date: 1990-01-16, T 435/89, T 82/90, T 126/91). Bei der Beurteilung, ob die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ (und des Art. 84 EPÜ) erfüllt sind, sind die Zeichnungen als gleichrangiger Bestandteil der Anmeldung zu werten (s. T 169/83, ABl. 1985, 193; T 308/90 und T 818/93). Siehe auch T 1253/04 (Nr. 10 der Gründe).
In T 32/84 (ABl. 1986, 9) wurde ausgeführt, wenn einige für das Funktionieren einer Erfindung unbedingt erforderliche Bestandteile weder im Text der Ansprüche noch in der die beanspruchte Erfindung wiedergebenden Zeichnung, noch in dem darauf bezüglichen Teil der Beschreibung ausdrücklich enthalten seien, bedeute das nicht unbedingt, dass die Erfindung nicht gemäß Art. 83 EPÜ 1973 so deutlich und vollständig offenbart sei, dass eine Fachperson sie ausführen könne. Diese Entscheidung wurde unter anderem in T 391/91, T 830/02 und T 25/09 zitiert.
Nach ständiger Rechtsprechung muss es im Wesentlichen möglich sein, alle Ausführungsarten der in dem am weitesten gefassten Anspruch definierten Erfindung anhand der Offenbarung auszuführen. Dies bedeutet insbesondere, dass gegen den Gegenstand jedes beliebigen abhängigen oder unabhängigen Anspruchs ein Einwand wegen unzureichender Offenbarung erhoben werden kann (R. 29 (3) EPÜ 1973, jetzt R. 43 (3) EPÜ). Aus rechtlicher Sicht ist es deshalb irrelevant, ob das beanstandete Merkmal wesentlich ist oder in welchem Maße der vom Patent verliehene Schutzumfang vom betreffenden Anspruch abhängig ist (T 226/85, ABl. 1988, 336; in zahlreichen Entscheidungen zitiert, z. B. in T 1011/01 und T 1129/09).
In dem einseitigen Verfahren T 206/13 widersprach die Kammer dem Vorbringen des Beschwerdeführers, dass die in einem Anspruch definierten bevorzugten oder optionalen Merkmale bei der Beurteilung nach Art. 83 EPÜ außer Acht gelassen werden sollten. Nach ständiger Rechtsprechung ist das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung gemäß Art. 83 EPÜ nur erfüllt, wenn die Offenbarung der Erfindung die Fachperson in die Lage versetzt, im Wesentlichen alle Ausführungsarten der beanspruchten Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand auszuführen. Dies gilt insbesondere für die speziellen Ausführungsarten einer Erfindung, die in den abhängigen Ansprüchen gemäß R. 43 (3) EPÜ definiert sind (T 1011/01), und ebenso für ein im Anspruch möglicherweise definiertes optionales Merkmal, denn dieses stellt naturgemäß ebenfalls eine besondere Ausführungsart der beanspruchten Erfindung dar, und zwar unabhängig davon, ob es als "bevorzugt" charakterisiert wird oder nicht.
In T 797/14 gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass das wesentliche Merkmal der beanspruchten Erfindung, nämlich die Beschichtung Flurotec (TM), nicht öffentlich bekannt war und dass der Fachperson nicht genügend Informationen zur Verfügung standen, um die Zusammensetzung oder Struktur des Erzeugnisses zuverlässig zu bestimmen. Die Gegenleistung für ein durch ein Patent gewährtes Monopol ist die Offenbarung der Erfindung, insbesondere ihrer wesentlichen Merkmale, und nicht die Bereitstellung oder Nutzung eines kommerziellen Erzeugnisses, dessen Struktur und Zusammensetzung nicht öffentlich bekannt sind. (Zur Frage der Offenbarung des Ausgangsprodukts s. T 1596/16, die sich von T 2399/10 und T 797/14 unterscheidet und deren Beitrag zusammenfasst; diese Entscheidungen waren von einem Beteiligten angezogen worden.)
Unzureichende Offenbarung liegt vor, wenn die Fachperson unter Berücksichtigung der gesamten Lehre des Patents eine Erfindung, die in den Patentansprüchen vollkommen deutlich und verständlich definiert ist, nicht nacharbeiten kann, ohne ein wichtiges Merkmal wegzulassen (T 432/10, "Orientierungssatz").
In T 1170/20 unterstrich die Kammer in Reaktion auf ein Argument des Beschwerdegegners (Patentinhaber), dass das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung die Erfindung in ihrer Gesamtheit betrifft und nicht nur den Teil, den der Anmelder oder Patentinhaber als erfinderischen Beitrag ansieht. Kann ein Teil der in den Ansprüchen definierten Erfindung nicht verwirklicht werden, so kann gegen diese Erfindung ein Einwand wegen unzureichender Offenbarung erhoben werden.
Zur Veranschaulichung der Zusammenhänge zwischen den Erfordernissen des Art. 83 EPÜ und den Regeln zur Anspruchsauslegung wird auf eine Reihe jüngerer Entscheidungen verwiesen: s. unter anderem T 2824/19; T 1902/21 und T 2020/22, wobei letztere unterstreicht welche Impakt die Berücksichtigung der gesamten Patentanmeldung, explizit in Art. 83 EPÜ vorgesehen, auf die richtige Auslegung der Ansprüche hat (T 2020/22, Nr. 2.3 der Gründe).
- T 1396/23
In T 1396/23 the appeal was filed by the opponent against the opposition division's decision rejecting the opposition. The appellant contested the opposition division's finding that the invention defined in claim 1 of the opposed patent was sufficiently disclosed. While the appellant did not dispute that claim 1 related to a medical use and was drafted as per Art. 54(5) EPC, it argued that the effect induced by whey protein micelle complexes (WPM complexes) described in the opposed patent was not therapeutic. According to the appellant, the claimed complexes provided nutrition but were unsuitable to prevent the claimed conditions, even less so to treat them.
The board was not persuaded by the arguments of the appellant. The board referred to the opposed patent, which explained that, prior to the filing date, whey protein isolates were considered not only to be essential nutrients but also to be beneficial in reducing the risk of, and treating, metabolic diseases associated with high-fat diets and/or elevated postprandial insulin levels, such as diabetes. On this basis alone, the board found it reasonable to assume that the claimed WPM complexes, which contained whey proteins, could likewise induce these effects..
The board observed that the opposed patent taught that using the claimed WPM complexes rather than conventional whey proteins was beneficial for subjects who were at risk of or suffered from the diseases indicated in claim 1. The board explained that it was immaterial what the underlying mechanism of action was, and also whether the complexes acted on a specific target and whether a comparator such as whey protein isolate or uncomplexed WPM was explicitly mentioned in claim 1. The skilled person would appreciate that the claimed WPM complexes were intended to be incorporated into a nutritional composition in place of whey proteins in order to achieve the stated therapeutic effect. The board concluded that, in the context of the invention, the claimed compositions comprising WPM complexes could thus be regarded as "a substance or composition" within the meaning of Art. 54(5) EPC that was used to carry out the claimed therapeutic method.