3.2.3 Einspruchsbeschwerdeverfahren
Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden. Die Beschwerdekammer darf in ihrer Entscheidung sachlich in keiner Weise auf einen neuen Einspruchsgrund eingehen, wenn der Patentinhaber seiner Einführung in das Verfahren nicht zugestimmt hat. Zulässig ist dann nur der Hinweis, dass die Frage aufgeworfen worden ist (s. G 10/91 und G 9/91, ABl. 1993, 420; G 1/95, ABl.1996, 615). In G 7/95 (ABl. 1996, 626) stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit, auch wenn beide unter Art. 100 a) EPÜ fielen, unterschiedliche rechtliche Gründe für einen Einspruch darstellten.
Zur Einführung eines neuen Einspruchsgrunds im Einspruchsverfahren s. Kapitel IV.C.3.4.
In T 1571/12 gab der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer sein Einverständnis zu der Einführung des neuen Einspruchsgrundes der mangelnden Ausführbarkeit der Erfindung (Art. 100 b) EPÜ). Die Kammer verwies den Fall an die Vorinstanz zurück, um die hochrelevante Frage der ausreichenden Ausführbarkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 zu klären.
In T 350/13 hatte der Einsprechende argumentiert, der Patentinhaber habe implizit seine Zustimmung im Hinblick auf Art. 100 c) EPÜ gegeben, indem er auf die Einwände des Einsprechenden geantwortet habe. Dies war jedoch nicht ausreichend, um diesen Einspruchsgrund zuzulassen. Auch wenn der Patentinhaber irgendwann inhaltlich auf den neuen Grund eingegangen ist, kann dies nicht als implizites oder bindendes Indiz dafür ausgelegt werden, dass er der Einführung dieses Grunds in das Beschwerdeverfahren zustimmt.
Wenn eine Beschwerde allerdings keinen Zusammenhang mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung (mangelnde erfinderische Tätigkeit) aufweist und sich, gestützt auf eine neue Entgegenhaltung, nur auf einen neuen Einspruchsgrund (mangelnde Neuheit) bezieht, widerspricht dies den in G 9/91 und G 10/91 (ABl. 1993, 408 und 420) aufgestellten Grundsätzen, wonach der rechtliche und faktische Rahmen bei einer Beschwerde derselbe sein muss wie beim Einspruchsverfahren. Sie kommt einem neuen Einspruch gleich und ist somit unzulässig (T 1007/95, ABl. 1999, 733).
In T 27/13 stellte die Kammer fest, dass die Beanstandung unter Art. 83 EPÜ in der Beschwerdebegründung einen neuen Einspruchsgrund gemäß Art. 100 b) EPÜ darstellte, der außerhalb des rechtlichen Rahmens des Einspruchsverfahrens fiel. Die Kammer wies darauf hin, dass sie die Zulässigkeit der vorliegenden Beschwerde nur dann bejahen kann, wenn bei Einreichung der Beschwerde der gleiche Einspruchsgrund zugrunde gelegt wird. Erst dann kann die Diskussion über die potenzielle Einführung eines neuen, zusätzlichen Einspruchsgrundes stattfinden. Die Beschwerde war daher unzulässig.
In T 1029/14 hatte der Beschwerdeführer das Argument, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht erfinderisch, erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht, und zwar zwei Arbeitstage vor der mündlichen Verhandlung. Dieser Einwand wurde gemäß Art. 13 (3) VOBK 2007 nicht zum Verfahren zugelassen. Die Kammer stellte ferner infrage, ob der von D1 als nächstliegendem Stand der Technik ausgehende Angriff im Beschwerdeverfahren ohne Zustimmung des Patentinhabers überhaupt erörtert werden könne. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass der auf D1 basierende Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit keinen neuen Einspruchsgrund darstelle und im Beschwerdeverfahren ohne Zustimmung des Patentinhabers geprüft werden könne, weil D1 bereits für einen Neuheitsangriff herangezogen worden sei. Die Kammer verwies auf den ähnlichen Fall T 448/03, wo die erfinderische Tätigkeit im Einspruchsverfahren überhaupt nicht und dann erstmals im Beschwerdeverfahren erörtert wurde. In T 448/03 wurde entschieden, dass ein Einwand betreffend die erfinderische Tätigkeit als neuer Grund zu betrachten ist, wenn er im Beschwerdeverfahren zum ersten Mal erhoben wird, unabhängig davon, ob das für den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit herangezogene Dokument dasselbe ist, das zuvor für den Neuheitseinwand verwendet wurde. In T 77/18 hatte der Einsprechende den Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgebracht. Weder aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung noch aus der angefochtenen Entscheidung ging hervor, dass die Einspruchsabteilung den neuen Einspruchsgrund zu einem späteren Zeitpunkt zugelassen hatte. Die Kammer befand, dass mangels einer positiven Entscheidung der Einspruchsabteilung über seine Zulassung der Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ in der Beschwerdephase als neuer Grund behandelt werden und über seine Zulassung gemäß den in G 10/91 ausgeführten Grundsätzen entschieden werden sollte.
In T 184/17 befand die Kammer, dass ein Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, auch wenn er weder in der Einspruchsschrift erhoben und begründet noch im Einspruchsverfahren erörtert wurde, ausnahmsweise ohne die Zustimmung des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren geprüft werden kann, wenn er im Tatsachen- und Beweisrahmen eines Neuheitseinwands bleibt, der in der Einspruchsschrift ordnungsgemäß vorgebracht und begründet wurde. Dies bedeutet nicht, dass der vom gleichen Stand der Technik ausgehende Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit stets implizit in einem ordnungsgemäß begründeten Neuheitseinwand enthalten ist. Dies gilt ausschließlich für Fälle wie den vorliegenden, in dem zunächst im Einspruchsverfahren auf der Grundlage eines bestimmten Dokuments und darin zitierter Passagen ein wirksamer Neuheitseinwand vorgebracht wurde, und dann im Beschwerdeverfahren allein auf der Grundlage dieses Dokuments und dieser Passagen ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit erhoben wird, wobei die Tatsachen und Beweismittel im Wesentlichen identisch sind.
- T 0644/24
In T 644/24 hatte die Kammer zu prüfen, ob die von der Beschwerdeführerin erstmals im Beschwerdeverfahren erhobenen Einwände unzureichender Offenbarung und unzulässiger Erweiterung als neue Einspruchsgründe im Sinne von G 10/91, Nr. 3 des Tenors anzusehen waren.
Die Kammer erinnerte eingangs daran, dass im Beschwerdeverfahren neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden dürfen (G 10/91, Nr. 3 des Tenors). Zugleich sind Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, im Beschwerdeverfahren in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ wie z. B. des Art. 123 (2) EPÜ überprüfbar (G 10/91, Nr. 19 der Gründe). Die Kammer schlussfolgerte, dass Art. 100 c) EPÜ im Beschwerdeverfahren daher nicht angewendet und das Patent wie erteilt nicht auf eine unzulässige Erweiterung geprüft werden darf, wenn der Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ im Einspruchsverfahren nicht erhoben wurde und der Patentinhaber der Prüfung nicht zustimmt. Änderungen des Patents im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren können im Beschwerdeverfahren unter Anwendung von Art. 123 (2) EPÜ hingegen auch ohne Zustimmung des Patentinhabers bezüglich des Vorliegens einer unzulässigen Erweiterung geprüft werden.
Des Weiteren stellte die Kammer fest, dass in G 10/91 nicht erörtert wird, ob ein geänderter Patentanspruch im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren nach Art. 123 (2) EPÜ zur Gänze bezüglich einer unzulässigen Erweiterung geprüft werden darf oder nur bezüglich unzulässiger Erweiterungen, die von der Änderung herbeigeführt wurden. Nach Ansicht der Kammer ist Letzteres der Fall. Zum Einen spricht G 10/91, Nr. 19 der Gründe, nicht von "geänderten Ansprüchen", sondern von "Änderungen der Ansprüche", die auf die Erfüllung des Erfordernisses von Art. 123 (2) EPÜ zu prüfen sind. Zum Anderen greift das in G 10/91, Nr. 18 der Gründe genannte Verbot der Einführung neuer Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren ohne Zustimmung des Patentinhabers.
Ähnliche Überlegungen gelten für den Einspruchsgrund nach Art. 100 b) EPÜ, der nach Ansicht der Kammer als eigenständige materiellrechtliche Norm für das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung bzw. der Ausführbarkeit bezüglich des Patents wie erteilt anzusehen ist. Unter Berücksichtigung des für das gesamte Patentsystem grundlegenden Zwecks von Art. 83 EPÜ muss in teleologischer Hinsicht davon ausgegangen werden, dass das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auch für das geänderte Patent gelten muss. Die Große Beschwerdekammer stellte dies im Rahmen von G 3/14, Nr. 77 fest, wo Art. 83 EPÜ unter den Erfordernissen des EPÜ genannt wird, "die eindeutig unter Art. 101 (3) EPÜ fallen". In Nr. 76 der Gründe stellte sie unter Verweis auf G 10/91 zudem klar, dass ein Einwand nicht ausreichender Offenbarung im Beschwerdeverfahren ohne Einverständnis des Patentinhabers nur im Hinblick auf die Änderung im engeren Sinn, nicht aber im Hinblick auf "das gesamte Patent [...] oder [...] den [gesamten] geänderten Anspruch" geprüft werden darf. Der Kammer zufolge entspricht diese Überlegung auch der Kernaussage zur Auslegung von Art. 101 (3) EPÜ und Art. 84 EPÜ in G 3/14. Die Zusammenschau von Tenor und Nr. 76 der Gründe zeige auf, dass die Große Beschwerdekammer den Umstand, dass Art. 84 EPÜ kein Einspruchsgrund ist und den Umstand, dass ein zuvor nicht erhobener Einspruchsgrund nach Art. 100 b) EPÜ gemäß G 10/91 im Beschwerdeverfahren ohne Einverständnis des Patentinhabers nicht geprüft werden darf, für das Beschwerdeverfahren im Ergebnis gleichgesetzt hat. Die Kammer befand daher, dass das Ausmaß der Prüfungsbefugnis bezüglich unzureichender Offenbarung beim geänderten Patent dem Ausmaß bezüglich unzulässiger Erweiterung entspricht. Wurden die Einspruchsgründe nach Art. 100 b) und c) EPÜ im Einspruchsverfahren nicht erhoben und erteilt der Patentinhaber nicht sein Einverständnis zu deren Prüfung, darf der Kammer zufolge im Beschwerdeverfahren das Patent im Fall einer Änderung im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren daher nicht in seiner Gesamtheit, sondern nur insoweit auf unzureichende Offenbarung und unzulässige Erweiterung geprüft werden, als die Änderung diese herbeiführt.
Im Übrigen hob die Kammer hervor, dass im Einspruchsverfahren zu berücksichtigen ist, dass die Einspruchsabteilung die Möglichkeit hat, ausnahmsweise auch neue Einspruchsgründe in das Einspruchsverfahren einzuführen. Da dies bereits für das Patent wie erteilt gilt, ist die Einspruchsabteilung in Anwendung des Art. 114 (1) EPÜ nicht darin gehindert, das geänderte Patent in seiner Gesamtheit zu prüfen.