4.3. Artikel 112a (2) c) EPÜ – angeblicher schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ

In R 6/24 machte die Antragstellerin (Einsprechende) in ihrem Antrag auf Überprüfung insgesamt sieben im Wesentlichen unabhängige Einwände der Verletzung ihres Rechts auf rechtliches Gehör als Antragsgründe geltend, die unter folgenden drei „Aspekten“ zusammengefasst sind: (1) Die Kammer habe mehrere von der Antragstellerin vorgebrachte Argumente zur Auslegung und Offenbarung der Merkmale „positive Auswölbung” und „Griffspanel” nicht ordnungsgemäß gewürdigt. (2) Die Kammer habe zudem bestimmte entscheidungserhebliche Argumente der Antragstellerin zur mangelnden Neuheit sowie zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit überhaupt nicht behandelt. (3) Die Kammer habe das Recht der Antragstellerin auf rechtliches Gehör schwerwiegend verletzt, indem sie ihr Vorbringen im Schriftsatz vom 8. September 2023 nicht zum Verfahren zuließ.

In Bezug auf den ersten und zweiten Aspekt (erster bis sechster Antragsgrund), kam die Große Beschwerdekammer (GBK) zu dem Schluss, dass die Antragstellerin die geltend gemachten Verletzungen ihres Rechts auf rechtliches Gehör nicht bereits während des Verfahrens nach R. 106 EPÜ hätte rügen müssen. Der GBK zufolge war eine solche Rüge nicht bereits durch die Kammermitteilung gemäß Art. 15 (1) VOBK veranlasst gewesen. Die GBK stimmte der Antragstellerin zu, dass sich Art. 113 (1) EPÜ und somit auch Art. 112a (2) c) EPÜ auf die abschließende Sachentscheidung des zur Entscheidung berufenen Organs beziehen und nicht auf vorläufige Stellungnahmen desselben. Damit wurden die Antragsgründe für die ersten beiden Aspekte als zulässig befunden.

In Bezug auf den dritten Aspekt (siebter Antragsgrund) war die GBK der Meinung, dass ein Einwand mehr als ein angeblicher Hinweis auf einen möglichen Verstoß gegen Art. 113 (1) EPÜ sein muss und stellte fest, dass die Antragstellerin keine erkennbare und wirksame Rüge gemäß R. 106 EPÜ in Bezug auf die Nichtzulassung des Vorbringens der Antragsstellerin im Schriftsatz vom 8. September 2023 erhoben hatte. Der siebte Antragsgrund wurde daher als unzulässig befunden.

Hinsichtlich der ersten beiden Aspekte (erster bis sechster Antragsgrund) kam die GBK zu dem Schluss, dass der Antrag auf Überprüfung unbegründet war. Sie lieferte eine detaillierte Begründung in Bezug auf jeden der sechs als zulässig befundenen Antragsgründe. Darunter verwies sie auf die ständige Rechtsprechung der GBK, der zufolge eine Kammer nicht verpflichtet ist, auf jedes einzelne Argument einzugehen. Sie teilte die Ansicht der Antragstellerin nicht, wonach bereits die Nichterwähnung angeblich relevanter Argumente vermuten lasse, dass der Partei das rechtliche Gehör versagt worden wäre. Sie verwies auf die Entscheidung R 10/18, in der die GBK erachtet hatte, dass aus der Gesamtheit der Entscheidung zu entnehmen war, dass die Kammer die fraglichen Argumente berücksichtigt hatte. Die GBK befand, dass diese Vorgehensweise auch im vorliegenden Fall als angebracht erschien..

Ferner merkte die GBK an, dass das in Art. 113 (1) EPÜ verankerte Recht auf Anhörung und das daraus abgeleitete Recht auf Berücksichtigung relevanter Argumente einer Partei nur dann als wirksame Rechte empfunden werden können, wenn die GBK in einem Überprüfungsverfahren nicht nur formell, sondern auch effektiv prüfen kann, ob diese Rechte gewahrt wurden. Sofern eine inhaltliche Würdigung des Vorbringens einer Partei in einem bestimmten Fall für die Beurteilung der Frage unerlässlich ist, ob das Recht der Partei auf Anhörung gewahrt wurde, ist die GBK auch dazu berechtigt, eine solche Beurteilung vorzunehmen. Selbst die Beurteilung, ob der entscheidungsrelevante Charakter eines nicht behandelten Vorbringens für den Durchschnittsleser und nicht nur für den Fachmann unmittelbar ersichtlich war, wie es die Entscheidung R 7/22 verlangt, erfordert eine Analyse der technischen Komplexität des betreffenden Vorbringens und seines Verhältnisses zur Gesamtheit der technischen Fragen. Eine ähnliche technische und rechtliche Beurteilung des gesamten Beschwerdefalls und der vorgebrachten, angeblich nicht behandelten Argumente kann erforderlich sein, wenn zu entscheiden ist, ob die Gründe der Kammer in der Entscheidung zu der Schlussfolgerung führen können, dass die allgemeine Annahme, nämlich dass die fraglichen Argumente berücksichtigt worden sind, als widerlegt anzusehen ist..

Wenn die GBK keine Befugnis zur Prüfung der (zumindest prima facie) Richtigkeit des Vorbringens einer Partei hätte, um festzustellen, ob ein Argument offensichtlich unbegründet ist und die Kammer es daher unbeantwortet lassen könnte, führte dies zwangsläufig dazu, dass sie ausnahmslos eine Verletzung des rechtlichen Gehörs feststellen müsste, wenn ein beliebiger Einwand in der Entscheidung unerwähnt bliebe. Dieses Ergebnis hielt die GBK für unvertretbar.

Der Überprüfungsantrag in R 5/24 beruhte auf drei Gründen: (i) Die von der Kammer nicht zugelassenen Hilfsanträge 2, 3 und 4 seien bereits in der Verwaltungsinstanz in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten worden und würden daher keine Änderung i.S.v. Art. 12(4), Satz 1 VOBK darstellen. (ii) Selbst wenn die Hilfsanträge nicht in zulässiger Weise vorgebracht worden wären und ihre Zulassung im Ermessen der Kammer gestanden hätte, sei die Grundlage für die Änderungen bereits in der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung dargelegt worden. (iii) Selbst wenn die zuvor in der Beschwerdeerwiderung dargelegten Grundlagen als unzureichend zu erachten wären, so enthalte die Eingabe vom 19. Mai 2023 eine umfassende Begründung zur Basis der Änderungen. Die Kammer sei auf diese Darlegung jedoch überhaupt nicht eingegangen, was einen schwerwiegenden Verfahrensfehler darstelle und gegen die Begründungspflicht sowie das Recht auf rechtliches Gehör gemäß Art. 113 (1) EPÜ verstoße.

Die Große Beschwerdekammer merkte an, dass der Überprüfungsantrag darauf gerichtet war, die Nichtzulassung der Hilfsanträge auf ihre inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen. Der Großen Beschwerdekammer zufolge sind diese Ermessensentscheidungen zwar im Überprüfungsverfahren überprüfbar, ihre Überprüfung ist jedoch eingeschränkt. Im Verfahren nach Art. 112a EPÜ soll und darf allenfalls geprüft werden, (i) ob der durch die Entscheidung beschwerte Beteiligte zur Frage der Zulassung gehört worden ist, und (ii) ob ein Ermessensfehler vorliegt..

Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Ergebnis, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör bei der Nichtzulassung der Hilfsanträge 2 bis 4 verletzt worden war. Allein aus diesem Grund war die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Ob und inwieweit darüber hinaus dabei auch ein Ermessensfehler vorgelegen hatte, war nicht relevant. Die Schlussfolgerung der Großen Beschwerdekammer, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt wurde, beruht auf den nachstehenden Gründen.

Die Kammer hat die in der Beschwerdeerwiderung der Antragstellerin enthaltenen Angaben nicht als ausreichend angesehen, um die Grundlage der Änderungen in Hilfsantrag 2 zu substantiieren. Die Antragstellerin hatte jedoch mit der Eingabe vom 19. Mai 2023 diese Angaben ergänzt. Das Problem ist, dass die Kammer in der angefochtenen Entscheidung auf die relevanten Angaben in der Eingabe vom 19. Mai 2023 überhaupt nicht eingegangen ist. Der Sachvortrag der Antragstellerin in der Eingabe vom 19. Mai 2023 betrifft jedoch gerade den Punkt, den die Kammer für die Zulassung als entscheidungserheblich erachtet hat.

Die Große Beschwerdekammer konnte der angefochtenen Entscheidung nicht entnehmen, dass, wenn das Vorbringen des betreffenden Schriftsatzes berücksichtigt worden wäre, das Ergebnis des Verfahrens identisch geblieben wäre, weil die Kammer dieses als verspätet nicht zugelassen oder als unbegründet verworfen hätte. Der Großen Beschwerdekammer zufolge mag dies möglich oder gar wahrscheinlich sein. Diese Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit ist jedoch nicht geeignet, die Kausalität auszuschließen. Dies ist nur dann der Fall, wenn aufgrund der Begründung der angefochtenen Entscheidung selbst ein anderes Ergebnis denknotwendig ausgeschlossen bleibt. Eine solche Konstellation ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Im vorliegenden Fall ergibt sich daher aus der Entscheidung nicht, dass es auszuschließen wäre, dass die Kammer bei Berücksichtigung der in der Eingabe vom 19. Mai 2023 enthaltenen Substantiierung den Hilfsantrag 2 zugelassen hätte. Ebenso ist nicht auszuschließen, dass bei Zulassung des Hilfsantrags 2 eine technische Wirkung hätte anerkannt werden können, mit möglichen Auswirkungen auf die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit, oder dass der Gegenstand des Hilfsantrags als nicht naheliegende Alternative betrachtet worden wäre. Für die Bejahung eines kausalen Zusammenhangs zwischen einem Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör und dem Verfahrensergebnis reicht die Feststellung aus, dass das Ergebnis anders hätte ausfallen können, wenn die relevante Eingabe vom 19. Mai 2023 berücksichtigt worden wäre.

Die für Hilfsantrag 2 gezogenen Schlussfolgerungen waren der Großen Beschwerdekammer zufolge auf die Hilfsanträge 3 und 4 übertragbar. Die Große Beschwerdekammer befand, dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Verfahren wieder aufzunehmen ist, weil bei der Nichtzulassung der Hilfsanträge 2 bis 4 der Anspruch auf rechtliches Gehör der Antragstellerin gemäß Art. 113 (1) EPÜ verletzt wurde.

In R 11/23 the petition was based on Art. 112a(2)(c) EPC, i.e. the fundamental violation of Art. 113(1) EPC. It was alleged that the clarity objection against auxiliary request 8, which had led to the board's finding that said request had been unallowable, had never been discussed, neither in the written nor in the oral proceedings, but had been brought forward only in the board's written decision..

Specifically, the petitioner argued that there had been two distinct clarity objections against claim 1 of auxiliary request 8: the alleged lack of clarity regarding what "maintaining currents in an allowable range" meant (the "allowable current range objection") and the alleged lack of information on which components were to be protected by the protective circuit (the "unspecified components objection"). The petitioner acknowledged that it had been heard in the context of the "allowable current range objection" but it asserted that it had been confronted with the "unspecified components objection" only when reading the written decision.

The Enlarged Board held that it did not see any clear indication that the "unspecified components objection" had been raised implicitly, for example as an aspect of an overarching clarity objection..

The Enlarged Board agreed with the petitioner in that it was not sufficient for a relevant specific aspect such as the "unspecified components" to be covered or encompassed by a broader clarity objection that had been discussed if the parties had not been aware of the specific aspect during the discussion. In this context, opponent 2 had referred to paragraph [0018] of the patent which had been mentioned in point 7.4 of the decision under review. The Enlarged Board could not see that such a reference implied that the "unspecified components objection" had been discussed. Furthermore, it did not regard the wording of point 7.5 of said decision as evidence that the "unspecified components objection" had been discussed, because it was not clear whether the phrase "as the appellants and the infringer [sic] correctly argue" was linked to the "unspecified components objection".

According to the Enlarged Board, since it had no power or ability to investigate further whether other facts or indications might suggest that the petitioner could be aware that the board had had doubts about the specific aspect of clarity (namely, the "unspecified component" issue), it had to rely on the parties' submissions in this respect. In the absence of any such indication, it was not for the party alleging a breach of its right to be heard to prove that there had been no such facts or indications (see R 15/11). Any doubts remaining on whether a decision under review was based upon facts and considerations on which the parties had had an opportunity to comment must be solved to the affected party's benefit (see R 2/14).

For these reasons, the Enlarged Board concluded that the "unspecified components objection" had not been discussed during appeal proceedings and its use in the written decision had therefore come as a surprise to the petitioner.

As in the appeal case underlying R 2/14, a broader objection had been discussed during appeal proceedings in the present case but not the specific aspect encompassed by the broader objection that turned out to be decisive for the case. In such cases, the "grounds" as referred to in Art. 113(1) EPC may have a more specific meaning than a broader objection like "lack of clarity" or "insufficiency of disclosure". In the present case, it was irrelevant that the broader clarity objection had been discussed. The critical aspect, namely the question of which components needed to be protected, had not been discussed during the appeal proceedings and the board's conclusion on this aspect had come as a surprise to the petitioner.

The "unspecified components objection" which had not been discussed during the appeal proceedings eventually was the reason for the board's finding that the patent was invalid. The Enlarged Board concluded that a fundamental violation of Art. 113(1) EPC had occurred. The decision under review was thus set aside and the proceedings before a board reopened..

On the latter, the Enlarged Board, referring to Art. 112a(5) and R. 108(3) EPC, explained that the board responsible for the reopened proceedings was not automatically the board which had issued the decision underlying the review proceedings. Rather, the allocation of the reopened proceedings had to be determined in accordance with the business distribution scheme as applicable when the proceedings were reopened.

In R 12/23 the Enlarged Board of Appeal (hereinafter referred to as "EBA") summarised the petitioner’s assertions concerning procedural deficiencies regarding the ground for petition mentioned in Art. 112a(2)(c) in conjunction with Art. 113(1) EPC as follows.

(i) the petitioner had had no opportunity during the oral proceedings to argue on the standard applied by the board in the written decision.

(ii) the board had neglected the "gold standard" as one of two alternative approache.

- in the decision, the board had applied only the "essentiality test" and not also the "gold standard" thereby contravening R 2/14 an.

- the board had provided no opportunity to discuss the "gold standard", during the oral proceedings; an.

(iii) the decision was not sufficiently reasoned on the "gold standard" or on the "essentiality test".

The EBA found that the first alleged procedural deficiency was obviously unfounded, because it was in direct contradiction with the petitioner’s own conclusion which made it clear that the discussion in the oral proceedings had been "identically" mirrored in the written decision.

On the second alleged procedural deficiency, the EBA stated that it could not find that the board had obviously not applied the "gold standard" due to the fact that it may also have examined the criteria of the "essentiality test". The EBA had to rely on the board’s declaration that it had applied the "gold standard", given that the EBA was prevented from scrutiny of the application of the law, i.e. whether the board had applied the "gold standard" in an incorrect manner.

The EBA considered whether the R 2/14 rationale would at all apply to the case in hand and concluded that in R 2/14 it had been held that the board would have needed to address (three) alternative factual approaches to assessing sufficiency of disclosure. In the case in hand, however, the (two) approaches in question were legal approaches. Having opted for one of them and thus having determined the law, the board was under no obligation to apply the facts of the case to an alternative legal approach..

In this regard, the EBA noted that a board deciding on a case must establish the facts and apply the law to them. If a party puts forward several alternative sets of facts in order to support a specific finding of law, then the board must assess whether any of these sets support that finding and may only reject the suggested finding once it has concluded that none of the sets of facts justifies it. The EBA emphasised that there is no need to discuss alternative legal approaches, as distinguished from factual approaches, in the decision, because the board determines the law, in particular the correct legal approach. However, even though this had not been necessary, the board in the case in hand had still applied both approaches, i.e. the "gold standard" and the "essentiality test"..

The finding that the requirement to discuss alternative approaches set out in R 2/14 did not apply in this case presupposed that the board had given the party an opportunity to provide its comments on the correct legal approach. The petitioner itself stated that this had been the case. If, during the oral proceedings, the petitioner had considered that the board should not apply the "essentiality test" under the guise of the "gold standard", then it should have alerted the board to its view. The EBA concluded that there had been no violation of the petitioner’s right to be heard with respect to the second asserted procedural deficiency.

Concerning the third asserted procedural deficiency, the EBA recalled the criteria laid down in R 8/15 and R 10/18. It held that in line with point 1 of the Catchword of R 8/15, the board had addressed submissions it had identified as being relevant, in the reasons for the decision. The question was whether the board had also substantively considered those submissions as also required in point 1 of that Catchword. The EBA held that this had been the case and thus considered the third asserted procedural deficiency clearly unfounded.

The EBA concluded that the petition for review was clearly unallowable, since none of the three asserted fundamental deficiencies constituted a violation of the right to be heard.

In R 12/21 prüfte die Große Beschwerdekammer (GBK), ob die Kammer entsprechend dem seitens der Antragstellerin geltend gemachten sechsten bis achten Verfahrensmangel gegen das Recht auf rechtliches Gehör verstoßen hatte (Art. 112a (2) c) i.V.m. Art. 113 (1) EPÜ). Diese Mängel betrafen die Nichtzulassung des Hilfsantrags. Die Nichtzulassung des Hilfsantrags wurde in der angefochtenen Entscheidung auf zwei Gründe kumulativ gestützt: Fehlen der Voraussetzungen von Art. 12 (2) VOBK 2007 und eine prima facie fehlende Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des Hilfsantrags.

Die GBK merkte an, dass zur Frage der Zulassung neuen Vorbringens in einem Teil der Rechtsprechung der GBK zu Art. 112a EPÜ verlangt wird, dass der Beteiligte zu dessen Zulassung (lediglich) ausreichend zu hören ist, nach einem anderen Teil der Rechtsprechung ist darüber hinaus die Ausübung des Ermessens im Rahmen der Zulassung nicht nur auf Willkür, sondern auch auf offensichtliche Unrichtigkeit zu überprüfen (R 6/20). Der GBK zufolge stellte sich vorliegend bereits die Frage, ob die Antragstellerin ausreichend gehört worden war, und darüber hinaus ggf., ob die zutreffenden Rechtsgrundlagen für die Ausübung des Ermessens zu Grunde gelegt und das Ermessen damit nicht offensichtlich unrichtig angewandt worden war. Nur bei positiver Beantwortung beider Fragen könne der Überprüfungsantrag unbegründet sein.

Da die GBK die erste Frage negativ beantwortete und der Überprüfungsantrag aus diesem Grund bereits Erfolg hatte, kam es auf die zweite Frage nicht an. In der Entscheidung der GBK wurde daher lediglich die Frage des ausreichenden Gehörs der Antragstellerin im Hinblick auf die Nichtzulassung des Hilfsantrags vor dem Hintergrund der geltend gemachten fehlenden Möglichkeit, zur prima facie-Neuheit Stellung zu nehmen, erörtert. Den Vortrag der Antragstellerin verstand die GBK dahingehend, dass diese sich bei der Erörterung der Zulassung des Hilfsantrags 1 während der mündlichen Verhandlung nicht zum Aspekt, auf den sich die Kammer in der Entscheidungsbegründung stützte, hatte äußern dürfen, nämlich dazu ob der "hinzugefügte Schritt […] prima facie die Neuheit gegenüber D2 herstellt und damit dem Anspruch zu einer prima facie Gewährbarkeit als Zulassungskriterium unter Art. 13 (1) VOBK 2007 verhilft".

Wenn die Kammer, so die GBK, der Auffassung gewesen wäre, die technische Debatte zum hinzugefügten Merkmal in Anspruch 1 des Hilfsantrags sei bereits im Rahmen des Hauptantrags vollumfänglich geführt worden und eine weitere Debatte im Rahmen des Hilfsantrags überflüssig, hätte die Kammer die Patentinhaberin auf eben diese Auffassung hinweisen und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme geben müssen. Dies folge bereits aus dem Wortlaut von Art. 113 (1) EPÜ, wonach Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Die GBK kam zu dem Schluss, dass in Ermangelung des vorgenannten ausdrücklichen Ansprechens die Antragstellerin erst der schriftlichen Entscheidung entnehmen konnte, dass die Kammer die Nichtzulassung auch auf eine fehlende prima facie-Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 gestützt hatte. Daher sei der Patentinhaberin auch eine diesbezügliche Rüge nach R. 106 EPÜ nicht möglich gewesen. Sie sei damit daran gehindert gewesen, ihrer grundsätzlich bestehenden Pflicht nachzukommen, von sich aus im Verfahren ihre Interessen aktiv wahrzunehmen.

Im Umstand, dass die Kammer die prima facie-Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des Hilfsantrags bei der Debatte über die Ausübung des Zulassungs-Ermessens im Rahmen von Art. 13 (1) VOBK 2007 nicht ausdrücklich angesprochen hatte und dazu nicht hatte vortragen lassen, sah die GBK einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Recht auf rechtliches Gehör der Patentinhaberin (Art. 113 (1) EPÜ). Es könne nämlich nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass die Ermessensentscheidung im Falle eines Ansprechens und damit einhergehend der Gelegenheit zur Stellungnahme zur prima facie-Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des Hilfsantrags anders ausgefallen gewesen wäre.